"Bad Spaniels": Le jouet pour chien remet en question l'équilibre entre le premier amendement et la protection des marques

Subvention Ambre · 5 avril 2023

Partager

Mots clés

Le 22 mars 2023, la Cour suprême a entendu les plaidoiries du Bureau du solliciteur général et des parties dans Jack Daniel's Properties, Inc. c. VIP Products, LLC. L'affaire s'articule autour d'une question de contrefaçon de marque qui oppose la bouteille de whisky et la marque de Jack Daniel's à un jouet à mâcher pour chien qui ressemble au célèbre whisky Old No.7.

Jack Daniel's est une marque de whisky du Tennessee conditionné dans des bouteilles carrées avec des étiquettes noires proéminentes. L'entreprise connaît un grand succès et a vendu des millions de bouteilles de whisky. VIP Products, LLC est une entreprise de conception et de fabrication de produits qui vend des produits liés aux animaux de compagnie tels que des jouets à mâcher pour chiens.

VIP Products a créé un jouet pour chien qui ressemble à l'emblématique bouteille de whisky Jack Daniel's Tennessee. Sur le jouet pour chien, au lieu de "Jack Daniel's", l'étiquette du jouet indique "Bad Spaniels", et "Old No. 7" et "Tennessee Sour Mash Whiskey" sont remplacés par "The Old No. 2 on your Tennessee Carpet". Jack Daniel's a intenté une action contre VIP Products cherchant à arrêter la vente du jouet, alléguant que le jouet pour chien "Bad Spaniels" porte atteinte à sa marque, confond les consommateurs et ternit sa réputation. VIP Products fait valoir que ses conceptions de jouets pour chiens sont couvertes par les protections de la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine. La Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit s'est prononcée en faveur des produits VIP en 2020 et Jack Daniel's a ensuite demandé à la Cour un bref de certiorari qui a été accordé en 2022.

Jack Daniel's demande l'annulation de l'affaire phare Rogers c. Grimaldi dans laquelle le deuxième circuit a décrit le "test de Rogers" à deux volets qui permet l'utilisation d'une marque dans une œuvre expressive présumée si l'œuvre (1) a une pertinence artistique, et ( 2) n'induise pas "explicitement en erreur" les consommateurs quant à la source ou au contenu de l'œuvre (si l'œuvre a une pertinence artistique).

À Rogers, les noms du célèbre duo de célébrités Ginger Rogers et Fred Astaire ont été utilisés dans le titre d'un film intitulé "Ginger et Fred". Le film parlait de deux artistes de cabaret italiens qui imitaient Ginger Rogers et Fred Astaire. Rogers a intenté une action en justice, affirmant que le titre du film avait créé une fausse impression de son approbation du film et la fausse impression qu'elle était le sujet du film. Le deuxième circuit devait déterminer si Rogers pouvait empêcher l'utilisation de son nom dans le titre d'un film qui n'avait qu'une relation minimale avec elle - le tribunal a jugé qu'elle ne le pouvait pas car le film était un exercice d'expression artistique qui n'était pas "explicitement tromper" les consommateurs et n'était donc pas interdit par le droit des marques.

Le litige dans Rogers concernait le titre d'un film, cependant, le critère utilisé s'applique à toutes les œuvres d'expression artistique telles que les peintures, les dessins, les jeux vidéo et les jouets. En évaluant la pertinence artistique, les tribunaux ne se prononcent pas sur la qualité de l'œuvre artistique alléguée, mais évaluent plutôt la pertinence de la marque par rapport au contenu expressif de l'œuvre. La norme de pertinence artistique est simple : la pertinence doit être supérieure à zéro.

Le test décrit dans l'affaire Rogers est un test d'équilibrage en deux étapes pour déterminer quand une marque est utilisée dans une œuvre expressive visant à équilibrer les droits entre la liberté d'expression en vertu du premier amendement et la politique en matière de marques empêchant la confusion et la tromperie des consommateurs. La décision dans Rogers a été une décision historique pour le droit des marques de commerce et plusieurs circuits ont adopté le test fourni par le tribunal. L'idée est que le test de Rogers fournit aux tribunaux l'infrastructure nécessaire pour équilibrer à la fois l'intérêt du public et celui du défendeur dans la liberté d'expression tout en protégeant les droits du propriétaire de la propriété intellectuelle (en particulier, les marques) dans le cadre d'un cadre juridique sur les marques. Dans de tels cas, un demandeur doit quand même démontrer qu'un risque de confusion existe parallèlement à au moins un des deux facteurs du critère de Rogers pour l'emporter.

Compte tenu de l'importance du critère de Rogers pour le droit des marques, la perspective de son élimination pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir du droit des marques et des œuvres expressives.

Lors de sa plaidoirie, Bennett E. Cooper pour VIP Products a déclaré aux juges qu'il n'y avait aucune preuve de confusion des consommateurs au sujet de leur parodie de la bouteille de whisky et que l'élimination du test de Rogers créerait une atmosphère dans laquelle il serait facile pour les grandes marques célèbres d'essentiellement écraser les entreprises qui créent des blagues à leurs dépens. Tant en bref qu'en plaidoirie, VIP Products a fait valoir que le monde avait besoin de plus de rires et que renverser Rogers rendrait le monde plus sombre. Bennett a poursuivi en affirmant que dans le monde d'aujourd'hui, les marques sont une autre forme de célébrité et tout comme nous sommes autorisés à discuter (et à critiquer) des célébrités, nous sommes également autorisés par la Constitution à faire de même pour les marques.

De l'autre côté, l'avocate de Jack Daniel's, Lisa Blatt, a commencé sa plaidoirie en déclarant que le jouet pour chien "copie la marque et l'habillage commercial de Jack Daniel et associe son whisky à du caca de chien". Blatt a fait valoir que les droits sur une marque sont un droit de propriété qui limite intrinsèquement certains discours, car un droit de propriété, par définition, dans la propriété intellectuelle est un droit qui limite la parole en créant un "monopole limité sur un droit d'utiliser un nom associé à votre bien ou service". ."

Le gouvernement a également présenté une plaidoirie en tant qu'amicus de Jack Daniel's. Le gouvernement a fait valoir que le test de Rogers n'est pas le bon test à appliquer dans des cas comme celui en l'espèce et que la Cour devrait plutôt appliquer le test traditionnel de probabilité de confusion pour la contrefaçon. Le gouvernement a en outre soutenu qu'aucun des volets du test de Rogers n'avait de base solide dans la jurisprudence antérieure du premier amendement.

Toutes les parties ont répondu aux questions des juges qui allaient des hypothèses sur la publicité anonyme des partis politiques sur les t-shirts au caractère raisonnable des consommateurs à croire que les marques sont associées à d'autres si la marque n'est pas alignée sur la société de l'autre marque. La juge Kagan a spécifiquement noté qu'elle ne trouvait pas que le jouet pour chien était une "comédie" et n'a pas vu la parodie "mais peu importe". Trois juges n'ont pas du tout parlé lors des plaidoiries et, par conséquent, d'après la grande variété de questions et le silence de trois juges, on ne sait pas vraiment quelle sera l'issue de cette affaire.

Il vaut la peine d'examiner les implications de certaines des issues possibles de l'affaire. Un résultat qui pourrait changer radicalement l'avenir du droit des marques et de la jurisprudence en matière de contrefaçon de marques serait l'élimination complète du test Rogers en annulant la décision dans Rogers c. Grimaldi.

La question spécifique à laquelle il faut répondre dans Jack Daniel's est de savoir si l'utilisation humoristique de la marque d'autrui comme la sienne sur un produit commercial est soumise à l'analyse traditionnelle du risque de confusion du droit des marques, ou reçoit à la place une protection accrue du premier amendement contre les réclamations pour contrefaçon de marque en vertu de Rogers.

Les consommateurs et les entreprises dépendent du droit des marques pour leur protection. Les consommateurs sont protégés contre la tromperie et les entreprises sont protégées, entre autres réclamations, contre la violation de leurs marques. Par exemple, lorsqu'ils achètent des produits de nettoyage, les consommateurs peuvent être sûrs que lorsqu'ils voient l'eau de Javel "Clorox", la source du produit est la société "Clorox" en voyant et en reconnaissant sa marque ; cela s'applique à toutes les industries. Cependant, lorsque les consommateurs peuvent être déconcertés par l'utilisation d'une marque de manière humoristique ou artistique, il peut y avoir un préjudice qui en découle, comme ce que soutient Jack Daniel's en l'espèce.

Beaucoup ont soumis des mémoires fournissant des opinions quant à l'applicabilité de Rogers dans des affaires de contrefaçon de marques telles que l'International Trademark Association, NIKE, Inc. et la Chambre de commerce des États-Unis. Si une œuvre satisfait aux éléments du critère de Rogers, elle est autorisée à exister sur le marché et à être vendue dans le commerce. Pour des entreprises telles que Jack Daniel's, il s'agit d'un effet largement négatif qui ne célèbre pas l'expression artistique mais glorifie plutôt les contrefaçons et les contrefaçons de marques établies. Cependant, si Rogers était complètement éliminé, tous les créateurs devraient faire preuve d'une extrême prudence dans leur utilisation des marques d'autrui dans ce qu'ils considèrent comme des œuvres expressives. Cela aurait probablement un effet dissuasif sur la créativité et inciterait les grandes marques à intenter des poursuites contre des entreprises ou des individus qui ont créé des associations à leur marque qu'ils jugent peu recommandables ou négatives. Pour cette raison, le paysage du droit des marques sans Rogers pourrait être, de l'avis de beaucoup, assez sombre.

La réponse à la question de savoir si le critère de Rogers devrait être complètement éliminé, modifié ou simplement conservé est laissée à la Cour suprême. La décision fournira des indications importantes à tous les titulaires de droits sur la meilleure façon de se protéger en vertu du droit des marques et du premier amendement à l'avenir.